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Substantive examination of non-traditional trademarks
a comparative study of trademark office practice
Pui Man Sung
Art der Arbeit
Master-Thesis (ULG)
Universität
Universität Wien
Fakultät
Postgraduate Center
Studiumsbezeichnung bzw. Universitätlehrgang (ULG)
außerordentliches Masterstudium Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht [Vollzeit Englisch]
Betreuer*in
Gabriel Lentner
DOI
10.25365/thesis.81391
URN
urn:nbn:at:at-ubw:1-17994.18146.991495-8
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(Print-Exemplar eventuell in Bibliothek verfügbar)
Abstracts
Abstract
(Deutsch)
Diese Masterarbeit untersucht die materielle Prüfung nichttraditioneller Marken (NTMs) aus vergleichender Perspektive mit Fokus auf die Europäische Union, die Vereinigten Staaten und ausgewählte asiatische Rechtsordnungen (Japan, China und Singapur). Obwohl moderne Markengesetze Zeichen wie Formen, Farben, Klänge und Bewegungsmarken anerkennen, ist der praktische Zugang zum Schutz weiterhin eingeschränkt. Die Masterarbeit argumentiert, dass die materielle Prüfungspraxis trotz formaler Angleichung der Gesetzessprache und internationaler Harmonisierungsbemühungen fragmentiert und amtsspezifisch bleibt. Die Studie verwendet eine vergleichende dogmatische und administrative Methodik. Anstatt sich auf Gerichtsentscheidungen zu konzentrieren, analysiert sie, wie Markenämter absolute Zurückweisungsgründe in der täglichen Prüfungspraxis anwenden. Besonderes Augenmerk liegt auf Unterscheidungskraft, Funktionalität und den Nachweisanforderungen für erworbene Unterscheidungskraft. Durch die Analyse von Prüfungshandbüchern und administrativen Begründungsmustern untersucht die Masterarbeit, wie abstrakte Rechtsnormen in operative Kriterien umgesetzt werden. Die Ergebnisse zeigen, dass Unterscheidungskraft in allen untersuchten Rechtsordnungen als restriktiver Filter fungiert. Während der rechtliche Test die Fähigkeit eines Zeichens zur Kennzeichnung der kommerziellen Herkunft in den Mittelpunkt stellt, spiegelt seine Anwendung Annahmen über die Verbraucherwahrnehmung und Branchennormen wider. In der EU setzt der Test der „Abweichung von Branchennormen“ eine hohe Schwelle für die inhärente Unterscheidungskraft. In den USA schaffen kategorische Rechtsgrundsätze – insbesondere der Ausschluss der inhärenten Unterscheidungskraft für Produktdesign – strukturierte Hürden im Prüfungsverfahren. Auch in Japan, China und Singapur zeigt die Verwaltungspraxis Skepsis gegenüber der inhärenten Unterscheidungskraft, die sich in unterschiedlichen institutionellen Ansätzen ausdrückt. Die Nachweisanforderungen für erworbene Unterscheidungskraft unterstreichen zudem die Bedeutung des Ermessensspielraums der Prüfer. Da die meisten Systeme keine quantitativen Schwellenwerte für den Nachweis der Verkehrsgeltung definieren, hängt die Bewertung von Umfragen, Verkaufsdaten und Werbematerialien maßgeblich vom Ermessen der Verwaltung ab. Die Funktionalitätslehre verankert ebenfalls wettbewerbsrechtliche Belange im Prüfungsverfahren und schränkt die Eintragungsfähigkeit von Zeichen ein, die sich mit Produktdesign oder technischen Merkmalen überschneiden. Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Grenzen der internationalen Harmonisierung nicht im Fehlen gemeinsamer Definitionen, sondern in der unterschiedlichen administrativen Anwendung liegen. NTMs legen diese Lücke deutlich offen, da offene Standards den institutionellen Ermessensspielraum erweitern. Multinationale Anmelder sehen sich daher mit Rechtsunsicherheit konfrontiert und müssen länderspezifische Registrierungsstrategien entwickeln. Eine Harmonisierung auf Ebene der gesetzlichen Anerkennung garantiert keine Konvergenz in der materiellen Prüfungspraxis.
Abstract
(Englisch)
This thesis examines the substantive examination of non-traditional trademarks (NTMs) in a comparative perspective, focusing on the European Union, the United States, and selected Asian jurisdictions (Japan, China, and Singapore). Although modern trademark statutes recognize signs such as shapes, colours, sounds, and motion marks, the practical accessibility of protection remains limited. The thesis argues that, despite formal convergence in legislative language and international harmonization efforts, substantive examination practices remain fragmented and office-specific. The study adopts a comparative doctrinal and administrative methodology. Rather than concentrating on judicial decisions, it analyses how trademark offices apply absolute grounds for refusal in day-to-day examination practice. Particular attention is given to distinctiveness, functionality, and evidentiary requirements for acquired distinctiveness. By reviewing examination manuals and administrative reasoning patterns, the thesis explores how abstract legal standards are translated into operational criteria. The findings show that distinctiveness functions as a restrictive filter across all jurisdictions examined. While the legal test focuses on a sign’s capacity to indicate commercial origin, its application reflects assumptions about consumer perception and sector norms. In the EU, the “departure from sector norms” test imposes a demanding threshold for inherent distinctiveness. In the US, categorical judicial doctrines—especially the exclusion of inherent distinctiveness for product design—create structured barriers at the examination stage. In Japan, China, and Singapore, administrative practice likewise reveals scepticism toward inherent distinctiveness, expressed through different institutional approaches. Evidentiary requirements for acquired distinctiveness further highlight the role of examiner discretion. Because most systems do not define quantitative thresholds for proving secondary meaning, the evaluation of surveys, sales data, and advertising materials depends heavily on administrative judgment. Functionality doctrine similarly embeds competition concerns within examination and limits the registrability of signs overlapping with product design or technical features. The thesis concludes that the limits of international harmonization lie not in the absence of shared definitions, but in divergent administrative application. NTMs expose this gap clearly, as open-ended standards amplify institutional discretion. Multinational applicants therefore face legal uncertainty and must adopt jurisdiction-specific registration strategies. Harmonization at the level of statutory recognition does not guarantee convergence in substantive examination practice.
Schlagwörter
Schlagwörter
(Deutsch)
geistiges Eigentum Maken
Schlagwörter
(Englisch)
Intellectual Property Trademarks
Autor*innen
Pui Man Sung
Haupttitel (Englisch)
Substantive examination of non-traditional trademarks
Hauptuntertitel (Englisch)
a comparative study of trademark office practice
Publikationsjahr
2026
Umfangsangabe
XIII, 54 Seiten
Sprache
Englisch
Beurteiler*in
Gabriel Lentner
Klassifikation
86 Recht > 86.70 Internationales Wirtschaftsrecht
AC Nummer
AC17913379
Utheses ID
80435
Studienkennzahl
UA | 999 | 082 | |